海外商標維權(quán)指南“馬來西亞”

時間：2020-12-14作者：深圳聞方知識產(chǎn)權(quán)服務有限公司瀏覽：125

 (一）商標注冊制度概述
申請注冊馬來西亞商標的主要流程為


申請一受理一審査一公告一核準發(fā)證。




申請馬來西亞注冊商標需要向馬來西亞知識產(chǎn)權(quán)局提交申請，經(jīng)實質(zhì)審查通過后進入公告期。公告日起2個月為異議期，任何利益相關(guān)人可提出異議。公告期內(nèi)無人異議或者異議不成立的，可獲準注冊并頒發(fā)注冊證。

實踐表明，馬來西亞商標注冊目前需要2~3年。如中途遇到駁回或異議，時間將會延長，往往可能會耗時3年以上。

馬來西亞商標注冊后10年有效，有效期自申請日起算；到期日前6個月內(nèi)可以辦理續(xù)展，寬展期6個月，此外有6個月復活期；續(xù)展有效期10年。商標注冊后連續(xù)3年未在當?shù)貙嶋H使用的，任何人可申請撤銷（有不可抗力等正當理由除外）。




（二)商標被搶注的應對措施
1.律師函
商標遭遇搶注后，在對搶注商標提起正式反對措施前，被搶注人可以向搶注人發(fā)送律師函（或警告函），要求其主動撤回或注銷搶注的商標等。該律師函程序雖非必經(jīng)程序，但為當?shù)赝ǔＷ龇?，律師函往往能起到促使搶注人主動尋求洽談、降低轉(zhuǎn)讓對價或者放棄爭議程序等效果。

2.異議
如果被搶注的商標仍在馬來西亞商標異議公告期內(nèi)，企業(yè)可以通過向馬來西亞知識產(chǎn)權(quán)局提出異議請求，避免已被搶注的商標發(fā)生效力或產(chǎn)生影響。在異議公告期間，任何利益相關(guān)人均可向馬來西亞知識產(chǎn)權(quán)局提起異議。馬來西亞商標異議程序如下：

(1)異議人在公告期2個月內(nèi)向馬來西亞知識產(chǎn)權(quán)局提交異議申請書。


(2)接到異議通知后，被異議人可作如下兩種處理：①不作答辯，將被直接視為被異議人放棄申請；②異議答辯，被異議人在接到答辯通知2個月內(nèi)進行答辯。

(3)接到被異議人答辯通知后，異議人可作如下兩種處理：①提交異議證據(jù)，異議人在接到被異議人答辯通知2個月內(nèi)以法定聲明書的形式提交異議證據(jù)；②不提交證據(jù)法定聲明書，則直接視為異議人放棄異議申請。

(4)接到異議人提交證據(jù)法定聲明書通知后，被異議人可作如下兩種處理。

①提交異議答辯證據(jù)，被異議人在接到異議人提交證據(jù)法定聲明書通知2個月內(nèi)以法定聲明書的形式提交異議證據(jù)；

②不提交證據(jù)法定聲明書的，則直接視為被異議人放棄申請。

(5)接到被異議人提交證據(jù)法定聲明書通知后，異議人可作如下兩種處理
①進行質(zhì)證和證據(jù)補充，即：針對被異議人提交的證據(jù)法定聲明書，異議人以法定聲明書的形式提交質(zhì)證意見和補充證據(jù)；

②不以法定聲明書的形式補充質(zhì)證意見，則該案后續(xù)流程繼續(xù)進行。

(6)異議人和被異議人雙方可以提交書面陳述意見。

(7)馬來西亞知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)雙方證據(jù)理由在1~2年內(nèi)作出裁定。

(8)若對異議裁定不服，任一方可向馬來西亞高等法院提起訴訟。

馬來西亞異議程序允許延期，較長無理由可申請延期6個月，延期申請**過6個月的，需提供正當理由，例如正在與異議人談判，雙方共同同意延期等。

對馬來西亞商標提起異議的常見理由有
(1)異議人通過在先使用或注冊享有相同或類似商品上的在先相同或近似商標權(quán)。
(2)侵犯他人在先著作權(quán)、姓名權(quán)、商號權(quán)、注冊工業(yè)設計權(quán)。
(3)與相同或類似及不相同或類似商品或服務上的**商標近似，造成消費者混淆誤認或誤導與**商標存在特定聯(lián)系，侵犯他人**商標權(quán)。
(4)未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊。
(5)有害于社會公序良俗或者有其他不良影響等。




 3.無效宣告
如果企業(yè)商標在馬來西亞遭遇搶注，無效宣告程序是較為常用的解決途徑。根據(jù)馬來西亞《2019商標法》可以向馬來西亞高等法院對已注冊商標提起無效宣告申請，但在先商標權(quán)利人同意過共存或通過誠實使用注冊共存的商標，則無法基于在先權(quán)利提出無效宣告。

一般情況下，在馬來西亞需要在商標注冊之日起5年內(nèi)提出無效宣告請求。如果注冊商標是通過欺詐手段獲得或違反《2019商標法》*23條*5款*1項、*3項、*4項、*5項存在如下情況，則不限定提出無效宣告請求的時間：
(1)商標使用會造成消費者混淆或違反法律規(guī)定。

(2)商標違反公共利凎或道德風尚。

(3)商標包含或由誹謗性或冒犯性或法院判決不予保護的要素
(4)商標包含商標處認為有害于國家利益或安全的要素。
(5)商標被提起訴訟時對已注冊商品或服務缺乏顯著性
馬來西亞商標無效宣告申請需要向馬來西亞高等法院提起，一般需耗時6~12個月。具體程序如下
(1)申請人向馬來西亞高等法院提起無效宣告請求，并提交法定聲明書；若無效訴訟符合形式要求，法院通知被申請人。
(2)被申請人提交應訴狀和答辯聲明書。
(3)申請人提交質(zhì)證和證據(jù)補充聲明書。
(4)被申請人提交質(zhì)證和證據(jù)補充聲明書。5)雙方提交并交換書面陳述意見。
(6)雙方參加聽證。
(7)法院作出判決。
在法院訴訟程序中，被中請人未及時應訴的，法院可缺席判決，但并不會因被申請人未及時應訴而直接宣告無效。




 4.不使用撤銷


如果被搶注商標注冊滿3年未使用的，還可以根據(jù)馬來西亞《2019商標法》*46條對其提起連續(xù)不使用撤銷申請。
在馬來西亞商標撤銷申請程序中，初步舉證責任人為撤銷申請人。為履行初步撤銷舉證責任，撤銷申請人通常常至少在馬來西亞3~4個重要州區(qū)進行商標使用情況市場調(diào)査。另一方面，被申請人需提供從撤銷申請日前3個月起往前3年期間內(nèi)在馬來西亞的商標使用證據(jù)。使用證據(jù)需非僅為維系注冊的表象使用，真實的使用即使證據(jù)量較少亦有可能維系商標注冊。被申請人也可提供未在*期間內(nèi)進行商標使用的正當理由，如政策原因、不可抗力等。
馬來西亞商標撒銷申請為**訴訟程序，應向馬來西亞高等法院提起訴訟，般需耗時6~12個月，具體程序與上述無效宣告程序相同


5.雙方協(xié)商
商標遭遇搶注后，在向官方對搶注商標提起正式異議或撤銷或無效等措施前， 被搶注人可以和搶注人協(xié)商商標轉(zhuǎn)讓，或是要求搶注人主動撤回申請中的搶注商標或注銷已注冊的搶注商標。協(xié)商可以在尚未啟動對搶注商標反制措施前進行，也可以在對搶注商標提起異議或撤銷或無效等程序中同時進行，以便作為施壓手段增加談判成功率。




 (三）商標被侵權(quán)的應對措施
1.律師函
發(fā)現(xiàn)商標遭遇他人侵權(quán)后，在提起侵權(quán)訴訟前，商標權(quán)利人（包括商標所有人及其代理律師、許可協(xié)議約定有權(quán)警告的商標被許可使用人及其代理律師）可以向侵權(quán)人發(fā)送律師函，要求其停止侵權(quán)并對其造成的商業(yè)損失進行賠償。該程序雖非侵權(quán)訴訟前必經(jīng)程序，但為當?shù)赝ǔＷ龇?br> 律師函通常在提起侵權(quán)訴訟前1個月向侵權(quán)人發(fā)出。律師函通常需包含合理要求內(nèi)容，并需給被警告人足夠合理答復時間。為獲得被警告人的有效的積極回應內(nèi)容，律師函具體內(nèi)容通常需包括：
(1)警告人身份。
(2)警告人被侵權(quán)的在先權(quán)利具體細節(jié)。
(3)警告人在先商標權(quán)具體細節(jié)。
(4)被警告人侵權(quán)行為細節(jié)。
(5)可能的索賠要求，例如假冒或非法干涉貿(mào)易損害賠償費用。
(6)被警告人答復期限：通常合理答復時間為10-14天，若存在地理位置遠等因素，可以稍合理延長時間。
(7)被警告人未按要求及時答復的后果。
(8)提起**訴訟警告。
(9)要求被警告人作為承諾，承諾內(nèi)容包括若將來違約，則有義務支付違約罰金
(10)要求被警告人匯總使用涉嫌侵權(quán)商標所產(chǎn)生的銷售額、收入額及利潤額。（11)要求被警告人提供使用涉嫌侵權(quán)商標產(chǎn)品的客戶身份及供應商身份名單。訴訟前發(fā)送警告函有以下好處
(1)通過被警告人的答復判斷對方是否存在侵權(quán)惡意，或?qū)Ψ绞欠翊嬖诔浞植磺謾?quán)抗辯理由，例如，被警告人可能提供商標在先使用事實，或商標長期共存事實不構(gòu)成惡意。
(2)有可能以較快速度和較低成本得以解決爭議。
(3)有利于促使雙方和談，避免后續(xù)耗時耗費的**訴訟程序。但訴訟前發(fā)送警告函也存在以下弊端，需商標權(quán)人提前考量
(1)被警告人基于在先使用等在先權(quán)利對警告人商標權(quán)提起無效宣告訴訟。
(2)被警告人訴警告人存在不正當侵*脅行為。
(3)被警告人提前銷毀證據(jù)。
(4)給被警告人提供了充分時間準備理由和證據(jù)應訴。




 2.調(diào)查*
在提起侵權(quán)訴訟前，商標權(quán)人可以提前對侵權(quán)行為調(diào)查*。提前進行調(diào)查*雖非侵權(quán)訴訟前必經(jīng)程序，但是提高后續(xù)訴訟等程序勝訴率的重要措施。調(diào)查取正分為線上與線下市場調(diào)查兩種模式，權(quán)利人可結(jié)合實際被侵權(quán)情況選擇對應的調(diào)査方式，一般需要委托當?shù)芈蓭熁驅(qū)ｉT的調(diào)查公司進行調(diào)查*。



3.調(diào)解或仲裁

調(diào)解或仲裁并非在馬來西亞對搶注商標提起訴訟前的必經(jīng)程序。在馬來西亞當?shù)貙嵺`中，較少當事人選擇行政調(diào)解或仲裁程序解決爭議。


4.行政投訴
依據(jù)馬來西亞《商品說明法》，商標權(quán)利人可向馬來西亞國內(nèi)貿(mào)易、合作社與消費部執(zhí)法分部（ Enforcement Division of the Ministry of Domestic Trade and Consumer
Affairs)投訴侵權(quán)行為。馬來西亞國內(nèi)貿(mào)易、合作社與消費部執(zhí)法分部執(zhí)法員有調(diào)
査侵權(quán)行為、搜集侵權(quán)信息、扣押侵權(quán)產(chǎn)品并對侵權(quán)人罰款等權(quán)利。


5.法院訴訟
商標權(quán)利人（包括商標所有人，獨占許可被許可人和經(jīng)授權(quán)的非獨占許可被許可人）可向馬來西亞高等法院對侵權(quán)行為提起**訴訟。決定法院管轄權(quán)的主要考量因素有：①侵權(quán)行為發(fā)生地；②侵權(quán)損害發(fā)生地；③被告住所地；④標的物所在地；⑤)尋求的救濟性質(zhì)等。




 馬來西亞提起商標侵權(quán)訴訟時限為商標權(quán)利人發(fā)現(xiàn)商標侵權(quán)行為日起6年內(nèi)，侵權(quán)訴訟由法官下發(fā)判決，無陪審團。該國商標侵權(quán)訴訟一般需耗時1-~2年。通常法院訴訟具體程序如下
(1)申請人向法院起訴（訴狀需陳述相關(guān)事實和理由）。
(2)被申請人提交應訴狀答辯。
(3)反訴。
(4)雙方提交證據(jù)。
(5)法院主持調(diào)解（非必經(jīng)程序）。
(6)證據(jù)開示。
(7)*證據(jù)開示。
(8)初步動議（駁回臨時禁令或臨時限制令）。
(9)雙方書面陳述。
(10)審訊中聽證、證人證言、審訊。11)判決/裁決。
(12)聽證決定適當?shù)木葷胧?br> (13)(確認侵權(quán)判決后）損害補償/賠償評估。
商標侵權(quán)**訴訟可以僅為民事訴訟，也可以是刑事附帶民事訴訟。
在民事訴訟中，商標權(quán)利人可獲得包括獲發(fā)禁令（包括臨時禁令和*禁令）獲得侵權(quán)賠償并認定被訴人侵權(quán)等救濟。損害賠償額基于侵權(quán)人收益、商標權(quán)利人實際損失、律師成本等要素計算，同時可適用懲罰性賠償
在刑事附帶民事訴訟中，商標權(quán)利人可獲得銷毀侵權(quán)商品等救濟。較高法定刑罰為5年有期徒刑附加100萬馬來西亞林吉特的罰款。




 6.商標邊境保護措施
馬來西亞**海關(guān)（ Malaysian Royal Customs)并無正式的海關(guān)備案制度，但基于 TRIPS協(xié)定，馬來西亞《2019商標法》規(guī)定該國知識產(chǎn)權(quán)局商標處（ Registrar ofTrademarks)提供備案登記服務，商標注冊人可以向商標處申請限制侵權(quán)產(chǎn)品進口。
該登記申請自核準日起60天內(nèi)有效，注冊人提前撤回除外。在60天有效期內(nèi)，侵權(quán)產(chǎn)品進口將被禁止。各地海關(guān)在檢查進口并扣押侵權(quán)貨物時，將通知商標注冊人提起侵權(quán)訴訟。若注冊人未在規(guī)定期限內(nèi)提起訴訟的，則被扣押貨物將被返還給被申請人，且被申請人可就產(chǎn)生的損失獲得賠償。





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• 詞條

  詞條說明

• 商標被搶注異議申請介紹之“禁止注冊”

  5.1 異議理由一：違反《商標法》禁止性規(guī)定申請商標若違法了“禁用”和“禁注”等規(guī)定，任何人均可提出異議。? ?5.1.1違反“禁用”規(guī)定違反“禁用”規(guī)定主要是指使用了下列不得作為商標的標志：（1）同*人民共和國的國家名稱、*、**、**、軍旗、**、軍歌、**等相同或者近似的，以及同*國家機關(guān)的名稱、標志、所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的；（2）同

• 指導案例2號“原北京市工商局豐臺分局查處北京宏源利得商貿(mào)有限公司侵犯Tiger等注冊商標**權(quán)案”的理解與適用

  2020年12月14日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法指導案例“原北京市工商行政管理局豐臺分局查處北京宏源利得商貿(mào)有限公司侵犯Tiger等注冊商標**權(quán)案”（指導案例2號）。下面就該指導案例的理解與適用進行說明。 一、推選經(jīng)過和指導意義 該案由原北京市工商行政管理局豐臺分局于2018年11月12日辦結(jié)。辦案機關(guān)依法認定當事人的行為屬于銷售侵犯注冊商標**權(quán)的商品的行為，并進行了行政處罰。行

• 美國商標申請的條件

  首先，商標的文字部分，需要具備顯著性，不能有描述產(chǎn)品或者服務性質(zhì)的詞存在；圖形不能和國家的**近似；不能使用廣泛的大眾人名等等。具體的判斷標準，可以找專業(yè)的代理律師進行評判。通過第一步之后，就要進行第二步，商標查詢。查詢美國數(shù)據(jù)庫，看該申請商標是否已經(jīng)有了在先申請的相同商標或者近似度高的近似商標，規(guī)避注冊風險。然后前兩個步驟都完成之后，就可以申請商標了。個人和公司都可以申請美國商標。需要提供的材料

• 深圳海外商標注冊代理

  深圳注冊海外商標的途徑有哪些？1深圳注冊海外商標的途徑1、歐盟商標注冊通過歐盟注冊歐盟商標，在注冊成功之后可以在其全部成員國使用，注冊時對商標顯著性要求較高，成功率比較低。2深圳注冊海外商標的途徑2、馬德里商標注冊我們常說的**商標注冊也就是指馬德里商標注冊，通過馬德里體系，向想要注冊的國家提出申請注冊即可，費用屬于比較低的。3深圳注冊海外商標的途徑3、單一國家申請注冊商標申請冊，缺點就是周期長，